Как заключить лицензионный договор в сфере интеллектуальной собственности

Кратко по теме лицензионного договора в сфере интеллектуальной собственности (ИС)

Представьте себе, что вы являетесь собственником торговой марки или патента на какое-либо изобретение. Волне логично, что у вас возникает желание, во-первых, защитить свое право от незаконного использования его другими лицами, а, во-вторых, не мешало бы получать от его использования доход. Как решить эту проблему?

Ответ прост: заключить лицензионный договор на использование изобретения или торговой марки. Как это правильно сделать, какие условия нужно выполнить, какие преимущества от его заключения вы получите в 2020 году, и как его отличить от договора коммерческой концессии ‒ об этом вы узнаете из нашей статьи.

Что такое лицензионный договор

Правовую основу этого вопроса нужно искать в Гражданском кодексе Украины от 16.01.2003 г. № 435-IV (далее ‒ ГКУ). Так, в ст. 1109 ГКУ указано, что лицензионный договор ‒ это документ, на основании которого одна сторона предоставляет другой стороне разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, установленных сторонами.

Проще говоря, лицензионный договор – это своего рода договор аренды объекта интеллектуальной собственности (далее ‒ объект ИС). В таком случае собственник не теряет свое право собственности на этот объект, он лишь разрешает его использовать. Приведем пример. Наверно, все знают торговую марку Puma. Но также все знают, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя такой товарный знак. Для того, чтобы иметь возможность законно нанести такую торговую марку на товар (получить разрешение на интеллектуальную собственность и ее законное использование) заключается такой договор.

Кстати, если вы не знаете что такое торговая марка, как зарегистрировать свой бренд, сколько за это нужно заплатить и сколько стоит ждать — об этом просто и доступно вам расскажет наша статья «Как осуществить регистрацию товарного знака».

Лицензионный договор и лицензия: есть ли разница

Лицензия на использование объекта ИС ‒ это письменное полномочие на использование такого объекта в определенной сфере. Закреплено это в ст. 1108 ГКУ.

Вернемся к лицензионному договору. Напомним, что под ним мы понимаем также получение разрешения одной стороной от другой стороны на использование объекта ИС. На первый взгляд, эти понятия очень похожи.

Тем не менее законодатель указывает, что лицензию можно оформить либо как отдельный документ, либо в составе договора.

Так в чем же отличие между ними, ведь они одинаково предусматривают разрешение на использование интеллектуальной собственности? На самом деле все довольно просто. Основное отличие состоит в том, что лицензия — это односторонняя сделка, при которой правообладатель определяет условия использования объекта в одностороннем порядке. В отличие от лицензии, при заключении такого договора подобные условия определяются обеими сторонами.

Условия лицензионного договора

Для того, чтобы ваш договор имел юридическую силу, в нем нужно указать следующие условия:

• информацию о сторонах договора. В таком договоре одной стороной будет лицензиар (то есть тот, кто разрешает использовать объект ИС) и второй стороной будет лицензиат (то есть тот, кто получает право на использование такого объекта);
• предмет договора ‒ разрешение на использование права на объект ИС. Подробно об интеллектуальной собственности, в чем заключаются ее особенности, какие объекты интеллектуальной собственности выделяет действующее законодательство, как происходит охрана интеллектуальной собственности в Украине, какую ответственность влечет нарушение прав интеллектуальной собственности вам расскажет наша статья «Как заключить лицензионный договор в сфере интеллектуальной собственности»;
• вид лицензии;
• сфера использования объекта (конкретные права по договору, способы использования объекта, территория, строк действия прав и т.д.);
• особенности платы за использование такого объекта;
• любые другие условия, по которым стороны достигнут договоренности.

Кстати, в зависимости от вида интеллектуальной собственности подобные договора имеют свои особенности и это нужно тоже учитывать при их заключении. Так, например, если вы хотите получить лицензию на использование товарного знака, вы должны знать, что одним из требований нашего законодательства является внесение в договор обязательного пункта ‒ качество товаров и услуг, изготовляемых или предоставляемых по договору, не должно быть ниже качества товаров и услуг собственника свидетельства. Более того, собственник будет контролировать выполнение этого требования.

Мы советуем вам серьезно отнестись к составлению этого договора. Иначе действует правило: если вы не прописали в нем какие-то права или способы использования объекта ИС, то считайте, что лицензиат их не получил. Если не указали ничего про территорию использования такого права, то автоматически оно действует на всей территории Украины.

Кстати, некоторые ведомства могут утверждать типовые лицензионные договора. Проще говоря, имеется ввиду лицензионный договор как пример, который можно взять за основу, а также включить и иные условия по соглашению сторон. Но вы должны помнить, что нельзя туда включать правила, которые будут ухудшать положение собственника объекта ИС по сравнению с действующим законодательством или типовым договором.

Отдельно остановимся на еще одном важном положении такого договора. В лицензионном договоре стоит прописать его срок действия. Но обратите внимание, он не должен превышать строк действия имущественного права на тот объект ИС, по поводу которого и оформляется сам договор. Если же не прописывать срок действия, он автоматически определяется сроком действия имущественного права на объект. И тут есть свое ограничение – такой срок не будет превышать 5 лет. И только в случае, если ни одна из сторон не захочет отказаться от договора за шесть месяцев до конца этого срока, такой договор автоматически продлевается на неопределенный срок.

Наши специалисты с удовольствием помогут вам грамотно составить лицензионный договор для вашей дальнейшей деятельности в сфере интеллектуальной собственности. Если же вы хотите заниматься его составлением самостоятельно, вы можете использовать образец лицензионного договора (пример).

Лицензионный договор: виды лицензий

В основном законодательство выделяет 3 вида лицензий:

1. неисключительная лицензия дает возможность владельцу объекта договора (например, торговой марки) продолжать его использовать в сфере, которая не ограничена лицензией. Более того, за ним остается возможность выдавать другим лицам лицензии в этой же сфере (абз. 4 ч. 3 ст. 1108 ГКУ). Считается, что в лицензионном договоре неисключительная лицензия используется по умолчанию, если иное не указано (ч. 4 ст. 1109 ГКУ);
2. исключительная лицензия предоставляется только одному лицензиату и запрещает владельцу объекта его использовать в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдавать другим лицам лицензии на использование этого объекта в указанной сфере (абз. 2 ч. 3 ст. 1108 ГКУ);
3. единичная лицензия позволяет владельцу продолжить использование объекта в сфере, ограниченной лицензией. Однако, он не может выдавать аналогичные лицензии другим лицам (абз. 3 ч. 3 ст. 1108 ГКУ).

То есть для того, чтобы определиться с видом лицензии и, соответственно, определить вид лицензионного договора, необходимо точно разобраться:

• Будет ли собственник использовать этот объект в этой сфере?
• Сможет ли кто-то еще получить подобную лицензию?

Если на каждый из этих вопросов ответ нет, то речь идет об исключительном лицензионном договоре.

Обратите внимание, этот договор предоставляет возможность использования только отдельных предметов интеллектуальной собственности. Если же по итогу пользователь получает весь комплекс исключительных прав (например, на фирменное название, на технологии производства и др.), то здесь речь идет уже о совсем другом договоре. Это договор коммерческой концессии (или «франчайзинг»).

Также существует и такое понятие как «сублицензия». Это документ, который выдается лицензиатом по согласию лицензиара, предоставленному в письменной форме. Его смысл сводится к предоставлению полномочия на использование объекта ИС другому лицу (сублицензию). Тем не менее, это не приводит к изменению ответственного лица перед лицензиаром. Им все также остается лицензиат (если иное не прописано в договоре).

Как заключить лицензионный договор

 Все очень просто. В большинстве случаев лицензионный договор заключается в простой письменной форме. Его не нужно ни нотариально заверять, ни регистрировать.

Хотя согласно ч. 1 ст. 33 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» от 23.12.1993 г. № 3792-XII лицензионный договор может быть устным, если речь идет об опубликовании произведения в периодических изданиях (газетах, журналах и др.). Если уж мы заговорили о защите авторских прав, спешим вам напомнить, что в нашей статье «Что такое авторское право, его знак и смежные права» мы подробно рассказывали, что такое авторское право, какие правоотношения регулирует закон об авторском праве и смежных правах, а также как определяется сфера действия смежных прав. Там же вы прочтете о том, какую ответственность за нарушение авторских прав предусматривает действующее законодательство.

Положа руку на сердце, именно в интересах лицензиата настаивать на письменной форме договора вместе с его регистрацией. Зачем? Потому что вполне возможна ситуация, когда собственник свидетельства ранее передал права другому лицу и уже не имеет полномочий заключать другой лицензионный договор. Поэтому советуем на всякий случай перестраховаться.

Плата по лицензионному договору

Лицензионный платеж по договору может быть:

• фиксированный (паушальный);
• периодический (роялти);
• комбинированный (фиксированный + периодический).

Согласно п.п. 14.1.225 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI (далее ‒ НКУ) роялти — это платежи за использование или за предоставление права на использование объекта ИС. Тем не менее, в этой же норме есть ряд исключений. Приведем как пример одно из таких исключений. Так, не считается роялти платежи, полученные за использование компьютерной программы для собственных нужд.

Преимущества лицензионного договора

Бонусы для лицензиара:

• лицензиар не теряет право собственности, передается лишь возможность использования этого объекта;
• лицензиар может ограничивать сферу использование такого объекта;
• получение платежей по договору.

Преимущества для лицензиата:

• экономия денежных ресурсов на создание собственной интеллектуальной собственности;
• возможность выдавать сублицензии (при соблюдении всех указанных выше условий).

Подводим итоги по теме заключения лицензионного договора в сфере ИС:

1. Лицензионный договор ‒ это документ, на основании которого одна сторона предоставляет другой стороне разрешение на использование объекта ИС (лицензию) на условиях, установленных сторонами.
2. В большинстве случаев лицензионный договор заключается в простой письменной форме. Его не нужно ни нотариально заверять, ни регистрировать.
3. Роялти — это платеж за использование или за предоставление права на использование интеллектуальной собственности.
4. Если вы не прописали в этом договоре какие-то права или способы использования объекта интеллектуальной собственности, то считайте, что лицензиат их не получил. Если не указали ничего про территорию использования такого права, то автоматически оно действует на всей территории Украины.

Другие статьи этой рубрики
• 
  Что такое патент на изобретение
• 
  Как осуществить регистрацию товарного знака